【案情介紹】
請求人廉芳芳、納恩博（北京）科技有限公司（下稱納恩博公司）、安秋錦就專利權(quán)人深圳天輪科技有限公司的ZL201110089122.9號發(fā)明專利權(quán)分別提出無效宣告請求。本案專利涉及電動獨(dú)輪自行車的基本結(jié)構(gòu)，屬于電動平衡車領(lǐng)域的基礎(chǔ)性專利。
電動平衡車作為一種新興代步工具，近年來相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)外蓬勃發(fā)展，同時專利無效和侵權(quán)糾紛也紛至沓來，持有專利的行業(yè)先驅(qū)Segway（賽格威）公司、Shane Chen（陳星，美籍華人）、杭州騎客智能科技有限公司等相互在美國發(fā)起337調(diào)查和專利侵權(quán)訴訟，本案專利申請人陳和是Shane Chen（陳星）的利益相關(guān)人，無效宣告請求人之一納恩博公司與Segway（賽格威）公司存在并購關(guān)系，本案專利先后經(jīng)歷了八次無效宣告請求，相關(guān)專利侵權(quán)糾紛涉及國內(nèi)多個著名電動平衡車生產(chǎn)廠家，引起了業(yè)界和社會的廣泛關(guān)注和報(bào)道。
原專利復(fù)審委員會成立五人合議組對上述無效宣告請求合并進(jìn)行了公開審理，最終作出第36591號無效宣告請求審查決定，宣告專利權(quán)部分無效。
【典型意義】
本案對專利法第二十九條關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在中國第一次提出專利申請”的含義給出明確解釋，并且闡釋了判斷優(yōu)先權(quán)是否成立時的技術(shù)方案對比標(biāo)準(zhǔn)，對本國優(yōu)先權(quán)的認(rèn)定具有指導(dǎo)作用。
【十大案件】評析“電動獨(dú)輪自行車”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案
——本國優(yōu)先權(quán)成立的條件
電動平衡車是一種新興代步工具，常見的電動平衡車有獨(dú)輪車和兩輪車。發(fā)明名稱為“電動獨(dú)輪自行車”（專利號：ZL201110089122.9）的中國發(fā)明專利是電動獨(dú)輪平衡車領(lǐng)域的基礎(chǔ)性專利，針對本專利，3位請求人分別于2016年10月先后提出無效宣告請求，原專利復(fù)審委員會經(jīng)合并審理后作出第36591號無效宣告請求審查決定，宣告該專利權(quán)利要求1、3、5-8因不具備創(chuàng)造性而無效，在權(quán)利要求2、4、9的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利權(quán)有效。
本專利的申請日為2011年4月1日，其要求了申請日為2010年9月6日的中國在先申請的優(yōu)先權(quán)。無效程序中請求人提交的一份用于評價(jià)本專利創(chuàng)造性的證據(jù)，其公開日為2011年3月5日，介于本專利的本國優(yōu)先權(quán)日和申請日之間。請求人另又提交一份美國專利申請，該美國申請的申請日為2011年9月15日，其中包含的兩件美國臨時申請的申請日分別為2010年3月9日和2010年3月18日。請求人主張，美國專利申請的內(nèi)容與本專利完全對應(yīng)，兩者屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，美國專利申請包含的兩件美國臨時申請的申請日均早于作為本專利本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請的申請日，由此可知中國在先申請不是相同主題的首次申請，本專利不能享有本國優(yōu)先權(quán)。
專利權(quán)人辯稱，對于本國優(yōu)先權(quán)，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請應(yīng)該是在中國范圍內(nèi)的第一次申請，而非請求人主張的世界范圍內(nèi)的第一次申請。作為本專利優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請是相同主題在中國范圍內(nèi)的第一次申請，因此本專利符合本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定，其本國優(yōu)先權(quán)成立。
該案的第一個焦點(diǎn)問題在于，作為本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請是否只要是在中國的首次申請即可？相同主題的首次申請的含義應(yīng)當(dāng)如何理解？
我國專利法第二十九條第一款對外國優(yōu)先權(quán)有如下規(guī)定：申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。
我國專利法第二十九條第二款對本國優(yōu)先權(quán)有如下規(guī)定：申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。
單從文義解釋的角度看，本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在中國第一次提出專利申請”可以有兩種不同的理解，第一種理解是，只要是“在中國”的第一次申請即可，并不考慮是否是世界范圍內(nèi)的第一次申請；第二種理解是，應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的第一次申請，并且該第一次申請?jiān)谥袊岢?。本案中專利?quán)人持第一種觀點(diǎn)，而請求人持第二種觀點(diǎn)，單純從文義解釋的角度難以做出明確的判斷。
從專利法第二十九條的立法目不難發(fā)現(xiàn)，專利法第二十九條所述的優(yōu)先權(quán)原則源自巴黎公約第四條，其目的是使成員國國民就其發(fā)明創(chuàng)造在本國提出專利申請后，在一定期限內(nèi)就同一主題在其他成員國提出的在后申請，在某些方面被視為是在首次申請的申請日提出。作為巴黎公約成員國，我國專利法第二十九條第一款關(guān)于外國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定即是巴黎公約優(yōu)先權(quán)原則在我國的具體適用。根據(jù)巴黎公約的規(guī)定，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請必須是針對相同主題的世界范圍內(nèi)的首次申請，因此專利法第二十九條第一款中的“在外國第一次提出”的專利申請是指世界范圍內(nèi)的首次申請。
專利法第二十九條第二款有關(guān)本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在中國第一次提出專利申請”與專利法第二十九條第一款有關(guān)外國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在外國第一次提出專利申請”兩者表述方式一致，僅是“中”“外”之差。外國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“第一次”其含義是世界范圍內(nèi)的第一次， 由此中國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“第一次”其含義也應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的第一次。
我國1984年頒布的專利法中只有外國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，并無本國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定。本國優(yōu)先權(quán)是在1992年修訂專利法時增加的條款。設(shè)立本國優(yōu)先權(quán)的目的之一在于，在優(yōu)先權(quán)層面上使中國申請與外國申請?zhí)幱谕鹊匚?，以彌補(bǔ)我國申請人在我國再次就相同主題提出的專利申請不能要求其首次申請的優(yōu)先權(quán)的法律空白。據(jù)此可以推定，制定本國優(yōu)先權(quán)的本意在于，如果首次申請是外國申請，則在后申請享有要求外國優(yōu)先權(quán)的權(quán)利，如果首次申請是中國申請則在后申請享有要求本國優(yōu)先權(quán)的權(quán)利。因此，本國優(yōu)先權(quán)中的第一次申請也應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的首次申請，本國優(yōu)先權(quán)的設(shè)立并無意于在已經(jīng)存在外國首次申請的情況下，賦予申請人以晚于外國首次申請的中國申請作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)而要求本國優(yōu)先權(quán)的權(quán)利。所以本國優(yōu)先權(quán)產(chǎn)生的歷史背景更加充分地說明專利法第二十九條第二款本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“第一次”即是巴黎公約第四條中世界范圍內(nèi)的第一次。
基于以上考慮，第36591號無效宣告請求審查決定認(rèn)定，專利法第二十九條第二款所述的“在中國第一次提出專利申請”中的“第一次申請”應(yīng)當(dāng)理解為就相同主題在世界范圍內(nèi)首次提出的申請，只不過對于本國優(yōu)先權(quán)，該世界范圍內(nèi)的首次申請是在中國提出的。
該案的第二個焦點(diǎn)問題在于專利法第二十九條所述的“相同主題”的判斷。
根據(jù)專利法第二十九條的規(guī)定，無論外國優(yōu)先權(quán)還是本國優(yōu)先權(quán)，在核實(shí)優(yōu)先權(quán)是否成立時均以是否屬于“相同主題”為一般的判斷標(biāo)準(zhǔn)。判斷時以要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的權(quán)利要求作為判斷對象，將在后申請的權(quán)利要求逐一與在先申請全文進(jìn)行比對。
由于美國臨時申請的存在，本案優(yōu)先權(quán)核實(shí)的情形更為復(fù)雜一些。首先，如果作為本專利優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請與本專利不屬于相同的主題，則可以判定本專利的本國優(yōu)先權(quán)不成立；如果兩者主題相同，則需要進(jìn)一步確定該中國在先申請是否為相同主題的第一次申請，即需要將本專利與美國臨時申請進(jìn)行比對，如果本專利與美國臨時申請的主題相同，則說明作為本專利本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請不是相同主題的首次申請，本專利的本國優(yōu)先權(quán)不成立；如果本專利與美國臨時申請的主題不同，而與中國在先申請的主題相同，則說明中國在先申請是相同主題的首次申請，本國優(yōu)先權(quán)成立。
核實(shí)在后申請與在先申請是否屬于相同主題的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜁r，應(yīng)當(dāng)把在先申請作為一個整體進(jìn)行考慮，考察兩者的技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果是否相同。相同，并不意味著二者要在文字記載或者敘述方式上完全一致。如果二者的不一致之處沒有改變整體的技術(shù)方案，也沒有改變所解決的技術(shù)問題和實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果，則兩者屬于相同主題的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀?/p>
本專利權(quán)利要求1是一個裝置權(quán)利要求，其中限定了下述方法技術(shù)特征“兩個靠腿板使得雙腳站在踏腳板上的操作者，在自然直立的姿勢時，兩腿與靠腿板保持接觸相靠，操作者兩腿內(nèi)側(cè)夾住靠腿板來操控車子的運(yùn)行，而不是用支撐腿向前與向后施力的操控方法”。
美國臨時申請公開的技術(shù)方案如下：車輪的每一側(cè)具有一個腳部平臺，騎乘者可以將車輪置于其腳部之間，站立于獨(dú)輪車上。獨(dú)輪車還在車輛的每一側(cè)包括具有彎曲表面的腿部收容器，當(dāng)騎乘者抵靠腿部收容器推動其腿部時，腿部收容器將腿部鎖定到位。
美國臨時申請未記載本專利權(quán)利要求1限定的上述方法特征，判斷其是否與本專利構(gòu)成相同主題，需要確定上述方法特征能否從美國臨時申請記載的方案中直接地、毫無疑義地得到。美國臨時申請中腿部收容器的作用與本專利靠腿板相同，均為供騎乘者腿部接觸抵靠夾緊，在靠腿板作用相同的情況下，騎乘者在騎行時的操控方法自然也應(yīng)當(dāng)是相同的，因此上述方法技術(shù)特征不構(gòu)成美國臨時申請與本專利的區(qū)別。美國臨時申請記載了本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案，其申請日早于中國在先申請的申請日，因此本專利權(quán)利要求1不能享有本國優(yōu)先權(quán)。
綜上所述，享有本國優(yōu)先權(quán)的必要條件包括：作為本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的首次申請；在先申請應(yīng)當(dāng)清楚地記載在后申請的技術(shù)方案，或者在后申請的技術(shù)方案可以從在先申請記載的方案中直接地、毫無疑義地得到。（知識產(chǎn)權(quán)報(bào) 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部 郭曉立 楊克非）